Sengketa Merek GoTo: Menanti Landmark Case untuk Kemajuan Industri Kreatif Indonesia
“Diterimanya merek GoTo milik Gojek dan Tokopedia karena dinilai merek tersebut untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dari merek Goto milik PT Terbit Financial Technology, meskipun didaftarkan di kelas yang sama.”
Ramainya pemberitaan mengenai PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. yang telah melantai di bursa saham memberikan sentimen yang baik bagi perusahaan. Namun, perusahaan masih dibayang-bayangi dengan gugatan merek yang telah berlangsung semenjak tahun lalu. PT Terbit Financial Technology telah mengajukan gugatan kepada Gojek dan Tokopedia senilai Rp 2,08 triliun atas penggunaan merek “GoTo” ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Seperti yang diketahui, merek GoTo mulai menanjak pamornya ketika merger antara Gojek dan Tokopedia yang diumumkan secara resmi pada Senin (17/05/2021). Merger yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut merupakan merger usaha digital terbesar yang terjadi di Indonesia.
Permasalahan hukum mulai terjadi ketika PT Terbit Financial Technology menganggap merek-merek yang terasosiasi dengan Gojek-Tokopedia seperti “GOTO, “goto” dan “goto financial” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “GOTO” milik PT Terbit Financial Technology.
Kuasa hukum PT Terbit Financial Technology, Alfons Loemau, mengatakan bahwa kliennya lebih dahulu memegang hak merek untuk GOTO yang telah terdaftar dengan kode IDM000858218 Penggugat menuntut kepada tergugat ganti rugi material senilai Rp 1,83 triliun dan imateril sebesar Rp 250 miliar.
Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman, menjelaskan bahwa keputusan DJKI yang memberikan sebagian merek barang/jasa “GoTo” kepada Gojek dan Tokopedia yang teregistrasi dengan nomor IDM000936923 terjadi karena merek yang didaftarkan berbeda dari PT Terbit Financial Technology meskipun keduanya mendaftar pada kelas barang/jasa yang sama.
“Diterimanya merek GoTo milik Gojek dan Tokopedia untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dari merek Goto milik PT Terbit Financial Technology,” kata Kurniaman, Senin (4/4).
Kurniaman juga berpendapat bahwa dalam memberikan Keputusan diterima suatu merek tidak hanya melalui prinsip first to file, tetapi juga ada prinsip teritorialitas dan prinsip kekhususan.
Dikutip dari Hukumonline, Kurniaman berpendapat, permohonan merek dapat ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar yang dimiliki pihak lain yang lebih dahulu melakukan permohonan ke DJKI untuk barang dan/atau jasa sejenis.
“Penekanan di sini adalah untuk barang dan/atau jasa sejenis, bukan yang sekelas. Karena bisa jadi barang jasa yang sekelas itu tidak sejenis, atau bahkan bisa jadi permohonan merek yang berbeda kelas bisa dikategorikan sejenis barang dan/jasanya,” tuturnya.
Kaidah yang digunakan DJKI dalam menyelesaikan proses permohonan merek berdasarkan prinsip yang terdapat di dalam peraturan undang undang yang berlaku yaitu prinsip first to file, prinsip teritorialitas, dan prinsip kekhususan.
Prinsip teritorialitas yaitu hanya terbatas pada ruang lingkup negara di mana permohonan merek tersebut diajukan. Sedangkan prinsip lainnya, adalah prinsip kekhususan, bahwa perlindungan merek hanya diberikan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tercatat dalam sertifikat merek.
Jika pemilik merek ingin memperluas ruang lingkup jenis barang dan/atau jasa yang tidak tercangkup pada sertifikat merek maka pemilik merek tersebut harus mengajukan permohonan baru. Sepanjang merek yang diajukan ke DJKI telah memenuhi kaidah tersebut, secara hukum tidak masalah dan dapat dilanjutkan proses pendaftarannya.
Di sisi lain, Konsultan Kekayaan Intelektual yang juga CEO Smart Legal ID, Asharyanto atau yang akrab disapa Hari, menyampaikan bahwa perlindungan merek di Indonesia itu dilakukan atas prinsip first to file dan suatu Merek dapat didaftarkan jika tidak menyalahi Alasan Absolut dan Relatif sebagaimana diatur dalam UU Merek & Indikasi Geografis, yang diantara ketentuan tersebut mengatur mengenai unsur “Persamaan Pada Pokoknya”.
“Persamaan pada pokoknya itu dinilai dari kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut,” kata Hari.
Disamping itu, jika merujuk Pasal 17 ayat (2) Permenkumham No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, penilaian suatu merek berdasarkan kriteria penentuan kelas barang dan/atau jasa ditentukan, berdasarkan:
- sifat dari barang dan/atau jasa;
- tujuan dan metode penggunaan barang;
- komplementaritas barang dan/atau jasa;
- kompetisi barang dan/atau jasa;
- saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- konsumen yang relevan; atau
- asal produksi barang dan/atau jasa.
Menanggapi pendapat Kurniawan, Hari mengatakan bahwa Keputusan dari kasus ini sangat ditunggu Masyarakat Indonesia sehingga bisa menjadi rujukan pembelajaran (landmark case) bagi para calon pemohon Merek untuk memahami bagaimana cara & penilaian yang dilakukan DJKI selaku pihak yang Memeriksa dan memberikan Keputusan suatu Merek, agar suatu Merek yang dimohonkan dapat Diterima atau nantinya Ditolak.
“Ini penting untuk diikuti perkembangannya karena nanti dapat mendukung perkembangan di Indonesia, apalagi saat ini industri kreatif sudah semakin pesat dan inovasi semakin meningkat. Daya pembeda atau keunikan akan semakin menipis, sehingga ini nantinya dapat menjadi tantangan bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM,” kata Hari.
FDW
