Berikut saya jelaskan permasalahan saya :
Di akhir 2013 saya pecah kongsi dengan partner saya, Tuan A dan Tuan B setelah sebelumnya merek atas nama Soto A dimenangkan oleh Tuan C.
Bulan Desember 2013 saya mengajukan daftar merk atas nama Soto A Express (sebelumnya saya sudah konsultasi dengan orang HKI mengenai bisa atau tidaknya nama tersebut).
Lalu, di 2014 sampai sekarang Tuan A dan Tuan B masih menggunakan nama Soto A. Hari ini saya dapat somasi dari pihak Tuan C yang isinya tentang larangan menggunakan atribut Soto A. Yang ditujukan ke Tuan A dan Tuan B. tapi dijudul atas kepada….juga ditujukan kepada Soto A Express (dengan menggunakan tulis tangan). Sedangkan saya sudah merubah namanya.
Menurut Bapak/Ibu apa yang mesti saya lakukan?
Jawaban:
Berdasarkan penelusuran sementara yang kami lakukan terkait merek Soto A, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- Somasi yang dikirimkan oleh pemilik merek Soto A dengan gambar mangkok ditujukan kepada pengguna merek Soto A dengan Gambar Mangkok dan Menara yaitu Tuan A dan Tuan B atau pihak ketiga yang menerima lisensi;
- Adapun Bapak menjalankan usahanya dengan menggunakan merek sendiri yang berbeda dan tidak menerima lisensi apapun dari Tuan A dan Tuan B;
- Merek yang digunakan Bapak yaitu Soto A Express dan telah diajukan pendaftarannya dan diterima oleh Ditjen HKI pada tanggal Januari 2014;
- Terdapat perbedaan merek antara yang dimaksud dalam somasi yang dikirimkan dengan merek yang faktanya dipergunakan oleh Bapak;
- Bapak tidak dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang menerima lisensi dari Tuan A dan Tuan B;
- Dengan demikian jika hendak menanggapi surat somasi tersebut maka dapat dikatakan Bapak tidak memiliki hubungan apapun dengan permasalahan yang dipersoalkan dalam somasi tersebut. Faktanya Bapak tidak termasuk pihak-pihak yang menggunakan merek Soto A baik dengan gambar mangkok atau menara dalam menjalankan usahanya saat ini;
- Sehingga tidak memiliki kewajiban apapun termasuk mengganti merek atau logo yang selama ini dipergunakan.
- Namun demikian, tidak semua permohonan merek yang diterima oleh Ditjen HKI pasti akan diterbitkan sertifikat merek-nya. Dalam hal terjadi penolakkan terhadap merek yang didaftarkan, maka Bapak harus mengganti dengan merek lain untuk didaftarkan kembali.
Sebagai saran, secara prinsip merek yang baik tidak harus berasosiasi dengan produk nya, sebagai contoh Apple, Samsung, McDonald dan lain-lain. Sebagai upaya menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, dapat dipertimbangkan untuk melakukan rebranding. Dengan pertimbangan, jika brand saat ini semakin menguat, namun di kemudian hari timbul masalah hukum, maka biaya untuk melakukan penyelesaian sengketa atau rebranding akan jauh lebih mahal.
