Pakai 5 Parameter Ini untuk Hindari Kemiripan Pada Merek
“Sejatinya merek yang memiliki kemiripan dengan merek lain berpotensi untuk ditolak. Lantas yang menjadi perhatian adalah apa yang harus dilakukan untuk menghindari kemiripan tersebut.”
Merek berfungsi sebagai identitas bisnis yang membedakan antara bisnis satu dengan bisnis lainnya, baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Peran merek sebagai identitas bisnis adalah mempermudah konsumen mengingat atau bahkan mengenali produk dari suatu bisnis.
Selain sebagai identitas bisnis, merek dapat menjadi aset tidak berwujud dalam bisnis yang sangat bernilai. Misalnya saja, merek “Telkom Indonesia” yang menurut Brand Finance Indonesia bernilai US$ 3,9 miliar. Angka yang fantastis bukan?
Karena bernilai dalam bisnis merek perlu dilindungi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Merek agar mendapat perlindungan perlu didaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Dalam pendaftaran merek, dikenal prinsip first to file yang artinya merek dapat dimiliki oleh pihak yang pertama kali mendaftarkannya. Bak pepatah “siapa cepat dia yang dapat”, terdapat aturan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016).
Merek satu dan yang lain tak boleh mirip
Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20/2016 menyebutkan bahwa permohonan merek ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak tersebut untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
Sehingga suatu merek dapat ditolak karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar.
Selain itu, apabila merek terlalu umum atau tidak ada daya pembeda, maka merek tidak bisa didaftarkan. Daya pembeda ini biasanya dapat terlihat jelas, apa hal yang membedakan merek tersebut dengan merek lain. Apabila tanda yang dibuat terlalu sederhana, seperti satu garis atau tanda titik, maka dianggap tidak ada daya pembeda (Penjelasan Pasal 20 huruf e UU No. 20/2016)
Sedangkan ‘persamaan pada pokoknya’ merupakan kemiripan karena adanya unsur yang dominan antara merek satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan “sama” baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi apabila merek tersebut diucapkan (Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20/2016).
Selaras dengan ketentuan tersebut Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman, mengatakan permohonan merek dapat ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar yang dimiliki pihak lain yang lebih dahulu melakukan permohonan ke DJKI untuk barang dan/atau jasa sejenis
“Penekanan di sini adalah untuk barang dan/atau jasa sejenis, bukan yang sekelas. Karena bisa jadi barang dan/atau jasa yang sekelas itu tidak sejenis, atau bisa jadi permohonan merek yang berbeda kelas bisa dikategorikan sejenis barang dan/atau jasanya,” Ujarnya dikutip melalui laman DJKI.
Kita ambil contoh merek “GOTO” yang ternyata telah didaftarkan oleh beberapa perusahan yang berbeda.
Belajar dari merek “GOTO” hal yang menarik adalah bagaimana merek satu dan lainnya tidak dianggap sama atau berbeda. Sehingga permohonan pendaftarannya dapat diterima.
Berdasarkan pengalaman selama menjadi konsultan Kekayaan Intelektual, CEO Smartlegal.id, Asharyanto, memberikan parameter yang bisa digunakan untuk mengajukan permohonan merek agar terhindar dari “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” berikut parameternya:
1. Persamaan Konsep
Bentuk ini penting sebagai unsur dominan dan sebagai daya pembeda untuk menghindari kesan persamaan dari aspek bentuk (tulisan dan/atau elemen grafis), cara penempatan (mulai dari tata letak huruf, angka, elemen grafis atau gambar), susunan warna, hingga kombinasi antara beberapa unsur seperti bentuk, warna dan unsur lainnya.
2. Persamaan Visual
Nyatanya, visualisasi sebuah merek menjadi first impression atau kesan pertama yang akan dilihat dan diamati oleh setiap orang. Sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 254/K/Pdt/1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 376/K/Pdt/1989 menjelaskan bahwasannya merek harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian dari merek-merek tersebut.
Kendati demikian, penjelasan Pasal 20 huruf e UU No. 20/2016 menjelaskan, dalam memvisualisasikan merek, tanda atau elemen grafis yang digunakan tidak boleh terlalu sederhana maupun terlalu rumit Hal ini bertujuan agar ciri khas atau keunikan (identitas) dari sebuah merek dapat dengan mudah terlihat dan dipahami oleh banyak orang.
3. Persamaan Bunyi Ucapan
Persamaan bunyi ucapan atau fonetik dapat dinilai dari kesamaan bunyi atau suara yang dianggap mirip atau identik dalam menyebutkan atau membunyikan suatu kata. Biasanya para pelaku bisnis “mengakali” bunyi ucapan ini dengan menambahkan kata baik kata serapan dari bahasa asing.
Namun, penambahan kata maupun penggunaan kata serapan dari bahasa asing tidak menjadi jaminan bagi permohonan merek agar diterima. Dengan demikian, menghindari persamaan bunyi ucapan dapat menjadi salah satu kunci penting untuk terhindar dari ‘persamaan pada pokoknya’.
4. Persamaan Kelas atau Sub-Kelas
Pemilihan kelas dan/atau sub-kelas yang tepat dan sesuai menjadi unsur terpenting saat mengajukan permohonan merek, karena masih banyak pelaku bisnis yang melakukan kesalahan dalam mengajukan permohonan merek, seperti:
- Mengajukan merek yang sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasanya;
- Memilih sub kelas merek terlalu banyak. Idealnya, satu kelas merek terdiri dari 10 sampai 20 sub-kelas saja agar proses pemeriksaan lebih cepat dan tidak memperluas cakupan merek pembanding. Kendati demikian, jika masih ingin memiliki sub kelas lebih banyak, maka disarankan untuk memilih kurang dari 40 sub-kelas;
- Memilih kelas dan sub-kelas yang tidak sesuai dengan modal bisnis maupun produk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Karenanya, penting untuk menghindari persamaan kelas dan/atau sub kelas barang dan/atau jasa sejenis. Selain itu, pelaku bisnis dapat juga menggunakan merek yang tidak ada kaitannya dengan produk dan kelasnya. Seperti smartphone dengan logo Apple milik apple.inc.
Lebih lanjut, persamaan kelas dan/atau sub kelas dapat dinilai dari tujuh segi:
- Sifat;
- Tujuan dan metode penggunaan;
- Komplementaritas;
- Kompetisi;
- Saluran distribusi;
- Konsumen yang relevan; atau
- Asal produksi.
5. Diajukan dengan Itikad Baik
Perlu diingat, Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016 menjelaskan secara tegas mengenai permohonan merek yang ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Hal ini menjadikan merek yang diajukan dengan itikad tidak baik memiliki potensi untuk ditolak oleh DJKI lebih besar daripada merek yang diajukan dengan itikad baik.
Adapun kualifikasi itikad tidak baik dapat dilihat dari dua aspek, yakni:
- Kesengajaan dan niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain;
- Berada dalam kelas yang sama sehingga terjadi dan/atau menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
Perlu diingat bahwa terdaftar atau ditolaknya permohonan merek merupakan kewenangan dari DJKI. sehingga, lima parameter tersebut hanya menjadi upaya untuk meminimalisir ‘persamaan pada pokoknya’ dan memperbesar kans bagi permohonan merek untuk dapat terdaftar.
Mau daftar merek tapi takut salah? hubungi saja smartlegal.id melalui info@smartlegal.id proses daftar merek lebih mudah dan praktis.
