Ingin Melakukan Gugatan Pembatalan Merek? Perhatikan Hal-hal Berikut!
Gugatan pembatalan merek adalah salah satu upaya untuk mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa merek. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan, Penggugat harus memahami hal-hal berikut.
Merek adalah hasil dari kemampuan intelektual atau berpikir manusia secara kreatif dan oleh karena itu merek dilindungi oleh peraturan undang-undang agar tidak dapat diklaim kepemilikannya oleh orang sembarang orang. Sehingga pemilik merek harus mendaftarkan mereknya.
“Merek adalah bentuk dari kepastian usaha, merek yang terdaftar itu menjadi pengakuan keberadaan merek tersebut di mata konsumen mitra bisnis, kompetitor, negara dan pihak yang berkepentingan,” ucap Dr. Suyud Margono, S.H., MHum., FCIArb., selaku Ketua Asosiasi Konsultan Hukum Kekayaan Intelektual (AKHKI) dalam webinar yang bertajuk “Teknis Gugatan Pembatalan Merek” pada Rabu (8/12).
Dalam salah satu acara rangkaian peluncuran Pojok Advokasi AKHKI tersebut, Suyud mengatakan bahwa pendaftaran merek tersebut dapat melindungi pengusaha dan menghindari dari adanya praktek bisnis curang yang akhirnya merugikan konsumen.
“Kompetitior bisa saja melakukan penyesatan terhadap pengguna/konsumen dalam menentukan produk barang dan/jasa dengan mengimitasi atau dengan kemiripan label secara kasat mata ataupun bentuk sehingga membuat konsumen bingung untuk memilih, praktek tersebut adalah praktek curang,” lanjut Suyud
Anggota Dewan Penasehat/Pengawas AKHKI, Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H., yang merupakan narasumber utama dalam webinar tersebut menyampaikan bahwa jika dihadapkan dengan kasus peniruan merek tersebut dapat diajukan gugatan pembatalan merek.
“Gugatan pembatalan merek adalah upaya untuk mencari keadilan dan untuk menyelesaikan sengketa,” tutur Justisiari.
Dalam mengajukan gugatan merek tentunya penggugat harus mengetahui bagaimana prosedur dan hal-hal yang harus diperhatikan. Selain memiliki legal standing yang kuat, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan menurut Justisiari.
Surat Gugatan yang Baik
Surat gugatan memuat siapa yang menjadi subjek gugatan, objek gugatan dan yurisdiksi mana yang berwenang. Ketiga unsur tersebut harus jelas agar tidak ditolak oleh Pengadilan,
“Mengenai tergugat, harus jelas siapa yang menjadi tergugat apakah tergugat masih menjadi pihak yang terdaftar atau merek tersebut sudah diberikan pengalihan atau lisensi, ini adalah langkah yang harus dilakukan dengan cermat ketika hendak menyusun suatu gugatan pembatalan, jangan sampai gugatan kita dinyatakan kekurangan pihak,” ujar Justi, begitu beliau biasa disapa.
Selain itu, objek gugatannya harus jelas terdaftar dan bukan berstatus dalam proses. Jika objek belum terdaftar, maka objek gugatannya bisa dinilai tidak jelas dan dinyatakan NO (Niet Ontcankelijke Verklaard) atau cacat formil.
“Harus dipastikan bahwa Objek gugatan itu adalah objek yang terdaftar sehingga memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Jangan sampai melakukan gugatan terhadap objek yang mana objek tersebut dianggap belum ada di mata hukum,” urai Partner dari kantor hukum K&K Advocates ini.
Namun nyatanya Justisiari sering bertemu dengan kliennya yang “gatel” untuk melakukan upaya hukum terhadap objek yang belum terdaftar ataupun masih berstatus dalam proses, belum ada sertifikat, nomor karena merek tersebut dinilai memiliki persamaan dengan merek miliknya yang sudah terdaftar.
“Apakah ada langkah yang dilakukan agar merek tersebut tidak sampai muncul di DJKI (baca: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)? Biasanya dalam praktek yang saya usulkan adalah mencoba cari jalan musyawarah. Biasanya kami menyarankan agar dilakukan somasi terlebih dahulu agar dapat diselesaikan lewat musyawarah,” tuturnya.
Menurutnya, cara musyawarah adalah cara penyelesaian sengketa yang efektif. Jika dibandingkan dengan pengadilan, musyawarah lebih lemat waktu dan hemat biaya.
Bukti yang Kuat
Dalam paparannya, Justisia menjabarkan macam-macam bukti pendukung untuk memperkuat dalil pembatalan merek yang terdiri dari berikut:
- Sertifikat merek penggugat atau permohonan atas nama penggugat;
- Dokumentasi baik dari segi historis/filosofis penggunaan merek oleh penggugat;
- Bukti promosi, marketing, investasi, penggunaan dan/atau penghargaan atas merek penggugat;
- Hasil survey mengenai keterkenalan merek, pandangan atau reaksi/respon konsumen atau temuan terkait misleading facts;
- Bukti pendaftaran merek di luar negeri dan/atau bukti lainnya mengenai keterkenalan merek penggugat (jika mendalilkan merek terkenal atau pemohon/pemakai yang pertama);
- Bukti produk penggugat dan tergugat;
- Bukti lainnya yang membuktikan adanya unsur persamaan maupun unsur itikad tidak baik.
Adapun gugatan pembatalan merek diajukan berdasarkan pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
“Di lapangan, alasan yang sering ditemukan adalah adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal milik penggugat dan pendaftaran merek tergugat didasari oleh itikad tidak baik” tuturnya.
Menurutnya, iktikad baik adalah bagian yang paling sulit karena penggugat harus membuktikan bahwa pendaftar tersebut benar memiliki unsur itikad yang tidak baik.
“Hal ini menjadi lebih sulit lagi karena tidak ada aturan yang jelas yang menjelaskan apa itu itikad tidak baik sehingga argumennya dikembalikan lagi kepada penggugat bagaimana cara membangun membuktikan hal tersebut,” ujar Justisia.
Sebagai acuan, Justisia melihat pada salah satu kasus di eropa dimana hakim mengatakan bahwa suatu tindakan dinilai iktikad yang tidak baik apabila memenuhi keenam unsur berikut:
- Adanya pengetahuan bahwa si tergugat ini sebelumnya telah menggunakan merek yang dianggap sama atau identik dengan objek gugatan;
- Adanya niat ketidakjujuran
- Menggunakan merek terkenal yang sangat merugikan pemilik merek terdahulunya;
- Adanya hubungan perdagangan sebelumnya, misal mantan karyawannya;
- Beberapa kali mendaftarkan merek yang sama namun merek tersebut hanya sekadar di daftarkan saja;
- Tergugat pernah atau masih mendaftarkan merek-merek lain yang punya kemiripan dengan merek lainnya.
“Apabila kita bisa memenuhi keenam unsur tersebut di Indonesia, maka akan sangat baik walaupun di Indonesia itu sendiri saya belum menemukan harus dipenuhinya keenam unsur tersebut,” tegas Justisia.
NR
